商标撤三制度的设立旨在节约商标资源,避免商标闲置不使用,同时维护公平竞争秩序。造成商标资源枯竭的原因主要有:一方面是部分企业会布局防御商标,一方面,有不少是为了获利而囤积的大量商标,另一方面加上平均企业的寿命可能也就是3-5年的,企业破产注销等,造就了大量的商标资源是处于闲置状态,从而导致商标资源越来越枯竭。因此,商标撤三制度是有效释放资源必不可少的途径。
撤三制度中指出注册满三年连续未使用的商标,任何人都能基于法条向商标局提出撤销申请,这就会可能导致某些人恶意而为之,某些企业主品牌被撤销的案例也屡见不鲜。甚至是一个商标一连多次的被提撤三,企业疲于应对撤三答辩需要花费大量的人力物力,给企业的知识产权管理带来不小压力。我们可以先看几个被撤销的案例:
案例一:阿里巴巴的“阿里妈妈”商标被撤销 阿里巴巴为了保护知识产权,注册了大量防御性商标,包括“阿里妈妈”等。然而,“阿里妈妈”商标在2015年被不知名个人提起撤销连续三年不使用申请,由于阿里巴巴未在规定时间内提供使用证据,最终该商标被撤销。 案例二:腾讯“企鹅”图形商标被撤销 腾讯的企鹅图形商标在2017年被提出撤销连续三年不使用申请,尽管腾讯强调“QQ”已被广泛使用,但提交的证据未能形成完整的证据链,因此商标被撤销。 案例三:清华大学的“清华”商标被撤销 2018年,有人对清华大学的“清华”商标提出撤销申请,因为该商标在三年内未使用。清华大学未能提供有效的使用证据,最终该商标被撤销。
以上都是非常知名的企业和机构,相信他们在商标的管理已经是相当成熟了,在此情况下,商标可能因为未能遵守商标使用的相关规定而被提撤销导致失去其商标权。今天笔者就来深挖一下,撤三对于企业商标管理的攻守之道。
01 什么是商标撤三
依据《商标法》第四十九条第二款规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。
从法条看,任何商标只要从核准注册之日起计算,满三年,如未使用,任何单位或个人,均可向商标法提出撤销申请。具体流程如下:
(一)撤销申请人准备撤销材料向商标局提出撤销申请并缴纳相应费用,商标局自收到撤销申请后,审查申请材料,认为材料符合要求后,向申请人发出受理通知书,并向商标持有人发出答辩通知书,需要补正材料的,发出补正通知,申请人补正后满足申请条件的,继续发出受理通知,并向申请人发出答辩通知。未补正或补正不合格,则发出不予受理通知。
(二)商标注册人需自收到答辩通知之日起,2个月内准备使用证据向商标局作出答辩。期满不提供或提供材料不能证明有效使用的,商标局将发出商标撤销决定。若商标持有人可以依据《商标法》第五十四条对撤销决定不服的可以自收到通知之日起15日内向商标评审委员会提出复审请求。如能有效证明有在正常使用的商标局发出继续有效决定。若撤销申请人对决定不服的,同样可以依据《商标法》第五十四条自收到通知之日起15日内向商标评审委员会提成复审请求。
(三)若撤销申请人对商标局作出维持有效的商标向商标评审委员会提出复审请求,并可以提交质证意见,向官方指出其证据瑕疵。以期达到撤销目的。若商标持有人对因多方原因导致商标局发出撤销决定不服,向商评委申请复审的,可重新准备充分证据,向商评委证明有在使用系争商标,力争维持商标继续有效。最后等待商评委作出最后撤销复审决定书。
(四)最后救济途径,撤销申请人或商标持有对商评委作出的撤销复审决定书结果不服的,自收到决定书之日起30日内向北京知识产权法院起诉。后面进入诉讼环节。一审诉讼完结后还可能会有二审环节。
而现实中成为商品通用名称而被撤销的情况较少,经过调查,目前比较具有代表性的案例有“优盘”商标,深圳朗科公司于1999年注册了“优盘”商标,商标评审委员会于2004认定为行业通用名称缺乏显著性撤销了该注册商标。由于情况较为特殊,本文不过多讨论,主要讨论因连续3年未使用而被撤销的情况做分析。
02 商标撤三的证据
如果企业商标被提撤销申请,自收到答辩通知起,该准备哪些证据,才能证明商标的有效使用?
商标的使用是指商标的商业使用,包括将商标用于商品、容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标的使用人既包括注册人,也包括注册人许可的他人。
能够证明商标使用在指定商品/服务上的具体表现形式的证据材料如下:
(一)产品、产品包装、标签,商品附加标牌、产品说明书、介绍手 册、店铺招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖 券、办公文具、信笺等;
(二)商品交易文书
包括:1.产品销售合同及对应发票、收据;2.商品进出口检疫证明、报关单;3.产品收发货单、其他单据。
(三)广告宣传、展览及其他商业情况
1.广告宣传/推广合同及对应发票;2.墙外户体、报刊杂志、地铁、网络、公共汽车、电视、电影、 广播等广告宣传的照片或截图;3.商标在展览会、博览会上的突出使用情况,包括:(1)同会议主办方往来邮件、参会确认函、付款证明等;(2)所制作的宣传页及其他资料;(3)展会上所拍摄的照片等。
(四)行政审批文件
1.产品质量监督报告、检测报告;2.产品认证证书;3.产品获得的荣誉证书等。
(五)媒体报道及网络销售情况截图
包括:1.网络销售店铺开店资格证明及店铺截图;2.销售记录;3.销售记录对应的收款证明;4.发货记录和订单物流信息;5.销售评论等截图。
(六)商标许可使用合同及被许可人使用证据材料
单一的商标使用证据,如广告物品、包装物等往往并不能充分证实注册商标的使用情况;商标申请人向商标局提交商标使用证据时,可以出示多种证据,让这些证据相互印证、彼此关联,形成证据链条。
03 撤三的“攻”
那么如在商标注册过程中如遇阻碍和障碍商标,该如何对障碍商标发起进攻,清除在先障碍呢?以及如何判断,撤销的成功率又是如何判断?
(一)确认系争商标注册公告日到撤销申请的时间是否已满3年,若已满3年,则符合《商标法》撤销的首要条件。
(二)判断系争商标注册主体情况
1.系争商标注册主体为个人注册,由于个体情况,一般个人在商标使用过程中很少有保留使用证据习惯,个人申请商标可以撤销的概率较大。同时,也可通过其他网络等第三方平台调查该个人是否是企业法人或老板,初步调查筛查是否有商标许可行为。另外该持有人名下商标持有量的多少来判断,如果较多持有可能为某些囤积商标行为。综合判断,个人持有商标被撤销概率较高。
2.系争商标注册主体为国内企业,则可通过企查查或天眼查等第三方平台查看该企业状态:看是否已注销或被吊销以及企业的经营情况等。
状态一:若该主体已经注销或吊销,证明主体已经不在继续经营,商标也就不存在继续使用,那么该系争商标毋容置疑为闲置商标,理应被撤销,那撤销的成功率为99%。
状态二:若该企业继续存续,则继续分析该企业经营范围,结合其是否有官网,是否为是高新技术企业,是否为该公司主商标,以及最近是否有专利申请等,专利申请的技术对应的产品是什么等等。再查看通过其他平台,如天猫、京东等查看该公司是否网络销售,具体卖的产品是什么,结合系争商标的具体类别、具体产品等,可以综合判断出该企业是否有在继续使用。
状态三:该企业继续存续,但公司名称已经变更为其他名字,亦或是经营地址变更,而商标联系地址未做相应变更等情况,甚至于代理机构是否有注销等情况。如有上述情况的,商标使用情况存疑,撤销成功率也较大。
3.系争商标主体为外国公司或个人持有的,如果是个人申请的,同样,被撤销的概率相对也比较大,如果为企业,这时候可以先判断是否为该公司核心产品类别,如若不是一般也较难提供证据证明在有效使用,被撤销概率也较大。
(三)系争商标是商品商标还是服务商标判断
众所周知,商标分为商品商标和服务商标,第1-34类为商品商标,即实际存在看得见摸得着的产品,如服装、手机等产品。第35-45类为服务类商标,如广告服务,餐饮服务等。
产品类商标比较好提供使用证据,例如销售合同、发票等。而服务类商标,证据可能较难准备,甚至有的企业是只卖产品,没有提供相关服务,只是出于防御等考虑申请了服务类商标,此时,服务类商标相对于产品类商标被撤销的概率较大。
(四)撤销的策略是只撤部分还是全部撤
商标注册之时,可以包含10个产品小类,本着喜多不喜少的原则,即使用不上的产品或服务也可能因凑数而会选上。注册后这些产品和服务基本未实际使用。此时,如非该公司的核心产品,那么被撤销的可能性极高。
因此,撤销的策略是,如仅仅是部分群组成为障碍,可以优先考虑只撤部分群组,如实在不能避开,则全部申请撤销。按审查原则,每个产品的群组都应该提供证据证明在使用,若某些产品和群组不能提供使用证据,则会被商标局撤销。
04 撤三的“防”
在商标撤三日趋常态的情况下,站在商标持有者角度,是否有什么方法能稍微避免呢?而已满三年的商标如若不幸的被提别人提撤销。该如何应对呢?
(一)按需注册,规范使用
企业在注册商标之时应围绕企业自身经营范围、覆盖销售产品和服务为原则,尽量贴合产品实际选择合适的类别和产品小项。待商标核准注册后,按核准情况规范使用,如商品包装、广告宣传等,避免闲置。
(二)动态监控,及时更新
形成定期商标监控机制,如若监控到:
企业有公司名称、地址等变更情况,应及时将相应商标一并变更,避免因变更不及时,不能收到相关通知,导致商标被撤销的情况。
随着企业不断发展,若产品拓宽,超出商标核准范围,应及时相应重新递交新的商标申请,若品牌升级,商标标样与注册时标样不一致,应及时提交新的商标注册。避免应不规范使用,导致证据不足以证明有真实使用而导致商标被撤销风险。
若发现商标被撤销的事项发生,积极及时应对。
(三)证据保留,建立档案
未雨绸缪,有备无患,方能立于不败之地。因此,企业应在日常经营活动中,及时保存好相关使用证据,建立完善的商标档案。
可根据整理类型:如直接附着证据,交易文书证据,广告宣传证据,等分类整理。或按时间顺序或根据商标类别、产品、服务归类整理。
定期检查档案,并及时更新,确保涵盖最新使用证据。
(四)提前应对,积极响应
企业可能或多或少的有部分为防御商标,实际使用证据较难准备,又担心会被撤销,动态监控即将年满3年商标,重要的商标是否可以考虑再递交新的申请。
如若不幸被别人提了撤销,自收到通知后,应尽快相应,及时准备相关证据,明确答辩期限,避免错过答辩时间。
全面收集证据,单一的销售合同或发票,不能形成完整的证据链,尤其单一合同,审查员会认为合同系自制证据,缺乏公信力,应与之对应有收款记录,发票等,形成完整的证据链。
寻求专业帮助,委托商标代理机构或律师,寻求专业的法律建议,避免少走弯路。
尝试协商和解,尝试与撤三申请人沟通,探讨和解可行性,如许可,共存,或若企业确实闲置,亦可以考虑直接卖与对方等。
商场如战场,在与竞争对手博弈的时候,各种手段都可以利用,有利用专利发起诉讼,从而逼迫对手签订许可协议缴纳许可费的,有用版权发起维权的。那么商标撤三是不是也可以作为一种对付竞争对手的手段。